Gebruik van gelijkende merk- en handelsnamen leidt tot merkinbreuk.

Rechtbank Den Haag · 17 november 2023 · Kort geding · Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Kort geding. Merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo door gebruik van teken BAB MANSOUR. Kostenveroordeling in incident tot zekerheidstelling.

Rechtsvraag

Maakt Bab Al Mansour B.V. inbreuk op het Uniebeeldmerk van Global Catering Services LLC door het gebruik van de naam 'Bab Mansour' en vergelijkbare tekens voor haar restaurantactiviteiten in Eindhoven, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek?

Regel

  • art. 9 lid 2 sub b, UMVo (Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk) (Bescherming tegen gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring kan ontstaan)

Toepassing

  • art. 9 lid 2 sub b, UMVo (Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk) (Bescherming tegen gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring kan ontstaan) De voorzieningenrechter oordeelt dat BM met het gebruik van haar Tekens (zoals de naam 'Bab Mansour', 'Bab Mansour Eindhoven', en de logo's) inbreuk maakt op het Merk van GCS. Dit oordeel is gebaseerd op de gemiddelde mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het Merk en de Tekens, de geheel overeenstemmende diensten (restaurantdiensten), en het gemiddelde tot bovengemiddelde onderscheidend vermogen van het Merk. Er is vastgesteld dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het relevante publiek, bestaande uit de gemiddelde consument van restaurantdiensten. De voorzieningenrechter wijst erop dat het publiek de totaalindrukken van het Merk en de Tekens zonder directe vergelijking moet beoordelen, wat bijdraagt aan het verwarringsgevaar. De toevoeging 'Eindhoven' wekt mogelijk de indruk dat BM een vestiging van GCS is, wat het verwarringsgevaar verder vergroot. (Rechtsoverwegingen 5.9-5.22.1)

Conclusie

De voorzieningenrechter concludeert dat Bab Al Mansour B.V. inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk van Global Catering Services LLC. Het wordt BM verboden om de naam 'Bab Mansour' en vergelijkbare tekens te gebruiken in de Europese Unie. BM wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- per dag met een maximum van € 250.000,- indien zij doorgaat met het gebruik van de inbreukmakende tekens. Daarnaast wordt BM veroordeeld in de proceskosten van € 15.785,33.

Partijen en standpunten

  • Eiser: GLOBAL CATERING SERVICES LLC
  • Gedaagde: BAB AL MANSOUR B.V.

GCS stelt dat BM inbreuk maakt op haar merk door de naam en logo's van haar restaurant te gebruiken, wat verwarring veroorzaakt. GCS vordert een verbod op gebruik van deze tekens en een dwangsom voor elke dag dat BM dit verbod overtreedt.

BM voert aan dat er geen sprake is van merkinbreuk en dat zij voldoende wijzigingen heeft doorgevoerd om verwarringsgevaar te voorkomen. BM verzoekt om afwijzing van de vorderingen.

Wetsartikelen

Tijdlijn

  1. 29-11-2018 GCS opent een restaurant genaamd 'Bab Al Mansour' in Dubai, gespecialiseerd in de Marokkaanse keuken.
  2. 23-04-2019 GCS vraagt een Uniebeeldmerk aan voor 'Bab Al Mansour' in de Europese Unie.
  3. 05-09-2019 Het Uniebeeldmerk van GCS wordt ingeschreven onder registratienummer 018054810.
  4. 10-08-2021 BM wordt opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de handelsnaam 'Bab al Mansour B.V.'.
  5. 16-08-2022 GCS sommeert BM om het gebruik van de naam 'Bab Al Mansour' en gelijkende tekens te staken vanwege inbreuk op het merk.
  6. 26-09-2022 BM geeft aan bereid te zijn wijzigingen door te voeren om het geschil op te lossen.
  7. 30-12-2022 BM laat GCS weten dat zij overweegt het concept en de naam te veranderen en vraagt om tijd.
  8. 09-01-2023 GCS laat BM weten bereid te zijn tijd te geven voor de aanpassing van het concept en de naam.
  9. 08-03-2023 Een artikel over BM verschijnt in het Eindhovens Dagblad, met een foto van de oude gevel van het restaurant.
  10. 15-03-2023 GCS herhaalt de sommatie naar aanleiding van de artikelen in de kranten.
  11. 22-03-2023 BM opent een restaurant in Eindhoven onder de naam 'Bab Mansour Eindhoven'.
  12. 17-04-2023 BM informeert GCS dat zij de naam en het logo hebben gewijzigd en stuurt een foto van de nieuwe gevel.