Gebruik van een merk vóór depot kan geldige reden zijn voor gebruik overeenstemmend teken.

Hoge Raad · 3 februari 2012 · Cassatie · Bestuursrecht; Europees bestuursrecht

Merkenrecht. Woord/beeldmerk; uitleg art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG; Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU. Essentiële stellingen met betrekking tot tenietgaan althans verwatering onderscheidend vermogen, door hof niet kenbaar in overwegingen betrokken. Oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken, uitsluitend gebaseerd op bestaan visuele gelijkenis; hof heeft stellingen met betrekking tot (ontbreken) auditieve en begripsmatige gelijkenis ten onrechte niet (kenbaar) in beoordeling betrokken (vgl. HvJEU 24 maart 2011, zaak C-552/09, Ferrero/BHIM). Begrip “geldige reden” in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE moet thans worden uitgelegd in overeenstemming met begrip “geldige reden” in de zin van art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG. Vraag of van geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd.

Rechtsvraag

De kernvraag is of het gebruik van het teken 'The Bulldog' door [eiser] inbreuk maakt op het bekende merk 'Red Bull Krating-Daeng' van Red Bull, en of [eiser] een geldige reden heeft voor het gebruik van het overeenstemmende teken.

Regel

  • art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom) (bescherming tegen gebruik dat ongerechtvaardigd voordeel haalt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk)
  • art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE (normaal gebruik van een merk)
  • art. 2.27 lid 3 BVIE (uitzondering bij niet-gebruik van een merk)
  • art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG (bescherming van bekende merken tegen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk)

Toepassing

  • art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (bescherming tegen gebruik dat ongerechtvaardigd voordeel haalt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk) Het hof oordeelde dat 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is binnen de Benelux en dat het element 'Bull' in het merk van [eiser] een verband legt met 'Red Bull', wat kan leiden tot ongerechtvaardigd voordeel. Het hof stelde dat [eiser] een graantje wilde meepikken van de bekendheid van Red Bull zonder geldige reden (rov. 3.9 en 3.10).
  • art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE (normaal gebruik van een merk) Het hof oordeelde dat het weglaten van de woorden 'Krating-Daeng' door Red Bull niet het onderscheidend vermogen van het merk wijzigde, waardoor het gebruik als normaal gebruik werd beschouwd (rov. 3.13).
  • art. 2.27 lid 3 BVIE (uitzondering bij niet-gebruik van een merk) Het hof verwierp het beroep van [eiser] op deze uitzondering, aangezien er geen sprake was van niet-gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' (rov. 3.14).
  • art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG (bescherming van bekende merken tegen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk) De Hoge Raad stelde dat het hof mogelijk een verkeerde interpretatie van 'geldige reden' had gehanteerd. Het begrip moet in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn, en de vraag of eerder gebruik van 'The Bulldog' een geldige reden is, werd voorgelegd aan het HvJEU (rov. 3.11.4).

Conclusie

De Hoge Raad heeft de zaak geschorst en een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de interpretatie van het begrip 'geldige reden' in de Europese richtlijn, met betrekking tot het eerdere gebruik van het teken 'The Bulldog'.

Partijen en standpunten

  • Eiser: Leidseplein Beheer B.V. en [Eiser 2]
  • Gedaagde: Red Bull GmbH en Red Bull Nederland B.V.

Eisers vorderden in reconventie de vervallenverklaring en doorhaling van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wegens niet-gebruik.

Red Bull vorderde in conventie het staken van merkinbreuk op hun merk 'Red Bull Krating-Daeng' door gebruik van 'Bull Dog'.

Tijdlijn

  1. 11-07-1983 Red Bull GmbH registreert het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' internationaal met nummer 477624.
  2. 14-07-1983 Leidseplein Beheer B.V. registreert het woord/beeldmerk 'The Bulldog' in de Benelux met nummer 391002.
  3. 17-01-2007 De rechtbank Amsterdam wijst zowel de vorderingen van Red Bull als de reconventionele vorderingen van [eiser] af in zaak 319813/HA ZA 05-1929.
  4. 02-02-2010 Het gerechtshof Amsterdam wijst de vorderingen van Red Bull grotendeels toe in hoger beroep zaak 106.006.683/01, rolnummer 2007/0591.
  5. 25-11-2011 De advocaat van Red Bull reageert per brief op de conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade die strekt tot vernietiging en verwijzing.
  6. 03-02-2012 De Hoge Raad verzoekt het Hof van Justitie van de EU om uitleg over de toepassing van art. 5 lid 2 van richtlijn 89/104/EEG en schorst het geding in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie.