Geen merkinbreuk of auteursrechtinbreuk bij gebruik van afwijkende verpakkingen.

Rechtsvraag

De centrale vraag is of Looplabb met haar verpakkingen inbreuk maakt op het verpakkingsmerk van Izipizi, en of Izipizi aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming of bescherming tegen slaafse nabootsing.

Regel

• art. 9 lid 2 sub c UMVo (gebruik van een bekend merk zonder geldige reden)
• art. 9 lid 2 sub b UMVo (gebruik van een teken dat overeenstemt met een merk, waardoor verwarring kan ontstaan)
• art. 10 lid 1 Auteurswet 1912 (bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst)
• art. 7 lid 1 sub b, c en d UMVo (nietigheidsgronden voor Uniemerken)
• art. 1019h Rv (proceskostenveroordeling in IE-zaken)

Toepassing

• art. 9 lid 2 sub c UMVo (gebruik van een bekend merk zonder geldige reden) Het hof oordeelt dat Izipizi onvoldoende bewijs heeft geleverd dat haar verpakkingsmerk een bekend merk is binnen de Unie. Het ontbreken van marktonderzoeken en concrete gegevens over de bekendheid van het verpakkingsmerk onder het relevante publiek leidt tot de conclusie dat de vorderingen op deze grondslag niet toewijsbaar zijn.
• art. 9 lid 2 sub b UMVo (gebruik van een teken dat overeenstemt met een merk, waardoor verwarring kan ontstaan) Het hof concludeert dat er weliswaar enige visuele en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het Izipizi verpakkingsmerk en de verpakkingen van Looplabb, maar dat de totaalindruk voldoende verschilt. Het beperkte onderscheidend vermogen van het verpakkingsmerk, de prominente merknaam, en de verschillen in kleur en tekst zorgen ervoor dat er geen reëel verwarringsgevaar is.
• art. 10 lid 1 Auteurswet 1912 (bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst) De elementen van de Izipizi verpakking zijn volgens het hof niet creatief genoeg om auteursrechtelijke bescherming te rechtvaardigen. De rechthoekige vorm, gecentreerde brilafbeelding, leesicoon en merknaam zijn banaal of technisch bepaald en weerspiegelen geen creatieve keuzes van de maker.
• art. 7 lid 1 sub b, c en d UMVo (nietigheidsgronden voor Uniemerken) De rechtbank heeft terecht de reconventionele vordering tot nietigverklaring afgewezen, omdat het EUIPO al een onherroepelijke beslissing hierover heeft genomen. Het hof gaat daarom uit van de geldigheid van het Izipizi-Uniemerk.
• art. 1019h Rv (proceskostenveroordeling in IE-zaken) Het hof veroordeelt Izipizi in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep, gelet op de samenhang tussen het principaal en incidenteel hoger beroep. Het hof past de indicatietarieven toe en verdeelt de kosten conform eerdere beslissingen.

Conclusie

Het hof wijst alle vorderingen van Izipizi af. Er is geen sprake van merkinbreuk, auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing door Looplabb. Izipizi wordt veroordeeld in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep.

Partijen en standpunten

• Eiser: IZIPIZI S.A.S.
• Gedaagde: Looplabb B.V.

IZIPIZI vordert een verbod op de verkoop van lees- en zonnebrillen door Looplabb in verpakkingen die inbreuk maken op haar verpakkingsmerk, en stelt tevens inbreuk op auteursrecht en onrechtmatige daad (slaafse nabootsing).

Looplabb betwist de vorderingen en stelt dat er geen sprake is van merkinbreuk, auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing. Looplabb vordert in reconventie de nietigverklaring van het Izipizi-Uniemerk.

Wetsartikelen

• art. 1019h Rv

Tijdlijn

1. 2010 Izipizi, een brillenproducent, wordt opgericht en begint met de productie en verkoop van lees- en zonnebrillen.
2. 2013 Izipizi ontwerpt en produceert de verpakking voor haar brillen.
3. 13-07-2017 Izipizi deponeert de verpakking als vormmerk bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
4. 30-10-2017 Het vormmerk van de verpakking wordt geregistreerd door het EUIPO onder nummer 016984486 voor waren en diensten in de klassen 9 en 16.
5. 10-12-2019 Looplabb wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
6. 16-07-2019 Izipizi bericht Looplabb dat haar verpakking inbreuk maakt op het Izipizi-Uniemerk en sommeert Looplabb om het gebruik van de verpakking te staken.
7. 24-12-2019 Looplabb stuurt een ondertekende onthoudingsverklaring voor het gebruik van de witte verpakking aan Izipizi en dient een aanvraag tot nietigverklaring van het Izipizi-Uniemerk in bij het EUIPO.
8. 17-02-2020 Izipizi dagvaardt Looplabb.
9. 17-12-2020 Het EUIPO wijst de aanvraag tot nietigverklaring van het Izipizi-Uniemerk af.
10. 24-11-2021 De rechtbank wijst de vorderingen van Izipizi gedeeltelijk toe op merkenrechtelijke grondslag voor de witte verpakkingen, en wijst de overige vorderingen af.
11. 22-02-2022 Izipizi komt in hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Den Haag.
12. 15-01-2024 De mondelinge behandeling van de zaak vindt plaats bij het Hof Den Haag.